吳茂昆大陸專利的推理劇

第一個要釐清的問題，就是此「綬草萃取物」專利，專利申請權及專利權是否歸屬於東華大學？看起來，該綬草研究的經費是「陳水來文教基金會」3次捐款給東華大學，金額60萬指定進行綬草研究。東華大學的回應似乎是說這是私人募款的研究。

實際上，不管研究經費來源是科技部、教育部、其他政府部會，或者私人捐款，只要捐款經費進入學校，再由學校以計畫名義交由某個校內老師與研究生執行，這都已經算是校內正式的計畫執行，屬於「執行職務」，研發成果屬於「職務上發明」。故校內老師在執行校內計畫產生的研究成果，是執行職務產生的研究成果，專利申請權應該歸屬於學校，而非教師個人。

當然也有某些情況，捐款的私人企業在與學校進行產學合作時的簽約中，會事先約定將來研發成果的歸屬。通常可能約定成果歸屬於該私人公司，或者約定由公司與學校共有。如果陳水來文教基金會當初捐款給東華大學，並沒有特別約定研發成果歸屬，那研發成果的專利申請權就是歸學校，而非歸給執行的師生。

大陸《專利法》第6條對職務發明的認定更加明確：「執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造為職務發明創造。職務發明創造申請專利的權利屬於該單位；申請被批准後，該單位為專利權人。」更可確定吳茂昆等師生的研發成果屬於職務發明，申請權歸屬於東華大學。

但是專利申請權可以轉讓。既然專利申請權歸屬於東華大學，卻由美國師沛恩生技公司提出申請，此時必須要看東華大學的「專利申請權」是否有正式讓與給美國師沛恩生技公司。照理說，師沛恩生技公司在大陸申請專利時，必須出具東華大學將專利申請權正式讓與給美國師沛恩生技公司的證明文件。

倘若沒有這種證明文件，有可能是，師恩沛生技公司在大陸申請該專利時，並沒有交代其申請權的來源。因為從美國註冊的師恩沛生技公司來看，負責人之一就是吳茂昆，所以對大陸知識產權局來說，他們會以為吳茂昆是美國公司負責人，所以其研發成果歸屬的單位是美國公司，而不會注意到其研發成果的單位歸屬於東華大學。

最後，是否因為在中國大陸申請專利，以「國立東華大學」為名申請會受到刁難，而需要改由美國公司申請？不過，在大陸若以「東華大學」為名申請，應該就可順利申請到專利。

（作者為國立雲林科技大學科技法律所教授）